Markenrechtsdesaster für Ferrari: Nicht ausreichend genutzte Marke Testarossa wird gelöscht! (Mit Checkliste rechtserhaltende Markennutzung)

Von Dr. Marc Laukemann

Unter der Marke Testarossa könnten schon bald Haarpflegemittel oder Fahrräder verkauft werden. Der Sportwagenhersteller Ferrari muss nach einer noch nicht rechtskräftigen Entscheidung des LG Düsseldorf vom 02.08.2017 (Az.: 2a O 166/16) in die Löschung der deutschen und der internationalen Marke Testarossa einwilligen.

Die Begründung hat es in sich und dürfte für alle Markeninhaber eine Lehre sein:

Ferrari habe seine Marke in den vergangenen fünf Jahren nicht mehr ausreichend genutzt.

Zwar hatte Ferrari argumentiert, es betreibe nach wie vor die Wartung, Reparatur und Aufbereitung der Testarossas, weshalb eine tatsächliche Marken Nutzung vorläge. Doch das reichte den Richtern nicht, weil das Unternehmen diese Dienstleistungen unter der Dachmarke Ferrari erbringe. Dagegen habe die Nutzung von Testarossa im Ersatzteilgeschäft einen zu geringen Umfang. Damit fehlt es an einer ernsthaften Benutzung gerade der geschützten Bezeichnung Testarossa im geschäftlichen Verkehr.

Eine Marke kann wegen Verfalls gelöscht werden, wenn sie nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht ernsthaft im geschäftlichen Verkehr (vgl. § 26 MarkenG) markenmäßig benutzt wurde, vgl. § 49 MarkenG. Mit dieser Regelung soll das Hamstern von „Vorratsmarken“ verhindert werden. Denn im Gegensatz zu Patenten und Designs, die eine maximale Schutzdauer für ihren ursprünglichen Inhaber aufweisen, kann die Schutzdauer für Marken theoretisch beliebig oft verlängert werden Dadurch kann die Nutzung einer Bezeichnung oder eines Bildes für jeden Dritten blockiert werden. Dies soll aber nur so lange zulässig sein, wie der Markenrechtsinhaber auch ein rechtliches Interesse an einer Eigennutzung hat. Ein Inhaber einer (insbesondere bekannten) Marke soll bei Nichtbenutzung der Marke nicht daraus Profit schlagen können, die Nutzung beispielsweise an andere Interessenten gegen hohe Gebühren unterzulizenzieren.

Wann nutze ich eine Marke rechtserhaltend?

Steht der Name einer Firma zwar dick auf dem Katalog, werden aber die im Katalog angebotenen Produkte nicht mit diesem Namen bezeichnet, droht die Löschung der Marke bzgl. der einzelnen Katalogprodukte

Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) z.B. für den OTTO-Versand entschieden, der daraufhin seine Bekleidungsmarke wegen Nichtbenutzung löschen musste (vgl. BGH v. 21.7.2005 – I ZR 293/02 – OTTO).

Den der Verbraucher sehe in dem Wort „OTTO“ auf dem Katalog nur ein Hinweis auf den bekannten Firmennamen, nicht jedoch auf die Marke für Bekleidungsstücke, zumal im Katalog auch Bekleidungsstücke von anderen Herstellern angeboten wurden.

Achtung: Schon kleine Änderungen im Markendesign können den Markenschutz gefährden:

So hat die Rechtsprechung z.B. einen Markenschutz für die Marke „Kelly“ abgelehnt, wenn in der Praxis nur das Zeichen „Kelly´s“ benutzt wurde, BGH v. 28.08.2003 – I ZR 293/00.

Wer kann einen Löschungsantrag stellen?

Grundsätzlich kann jede Privatperson einen Löschungsantrag stellen. In der Praxis wird dieser Antrag oft von Unternehmen gestellt, die ihrerseits wegen Markenrechtsverletzung verklagt werden.

Fazit: Markeninhaber sind dringend aufgerufen, zu prüfen, ob die von Ihnen angemeldeten und eingetragenen Marken wirklich im gewünschten Umfang genutzt werden, um nicht böse Überraschungen zu erleben, wenn Wettbewerber mit Löschungsklagen gegen die Marken vorgehen und sich schlimmstenfalls bei erfolgreicher Löschung eine gleichlautende Marke für sich selbst sichern können.

Checkliste zur Prüfung der rechtserhaltenden Nutzung der Marke

(1)     Nutzen Sie die Marke nur für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist.

(2)     Identifizieren Sie rechtzeitig vor Ablauf von 5 Jahren nach Markeneintragung, diejenigen Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz besteht, aber aktuell keine Nutzung erfolgt.

(3)      Dokumentieren Sie fortlaufend und sorgsam Nachweise für die Benutzung ihrer Marken (insbesondere Messekataloge, Webseitenauftritte und Werbeanzeigen)

(4)      Stellen Sie sicher, dass die Marke in Wortlaut und Bild nur in der eingetragenen Form verwendet wird. Gleichen Sie regelmäßig im gesamten Unternehmen wie auch bei ggf. berechtigten Vertriebspartnern die tatsächliche Markennutzung mit der eingetragenen Nutzung ab. Achtung: Jede Änderung im Markenbild, sowohl bei Farbe, Schriftart und Anordnung wie auch bei hinzugefügten Wörtern und Bildern, ist mit dem rechtlichen Berater vorab abzustimmen;

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